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取得第三方商标权使用授权仍需
承担相应民事责任
作者:澳门游戏 程锐、郑张振  发布时间:2018-12-06 09:44:11 打印 字号: | |

【案情介绍】

 

原告:康成投资(中国)有限公司(以下简称康成公司)。

被告:余干县苏尔玛超市有限公司(以下简称苏尔玛公司)。

诉争商标为第5091186号“大润发”注册商标,由是由台湾润泰集团投资创办的会员制大型连锁综合超市。原告康成公司是台湾润泰集团旗下企业,是持有“大润发”等商标的合法权利人,是“大润发”大陆地区总部。中国大陆地区的“大润发”门店均为康成公司所投资设立。大润发主要经营生鲜食品、各类副食品、日用杂品、家用纺织、文化体育用品和五金家电等,商品达三万多种,2016年营业额达932.9亿人民币。2011年与欧尚公司共同组成高鑫零售公司,并于20117月在香港公开上市(高鑫零售6808.HK)。20091228日,案外人上海大润发有限公司注册了第5091186号“大润发”商标,核准使用的服务为第35类货物展出、商业橱窗布置、推销(替他人)等,注册有效期限至20191227日。20131127日,原告经受让取得第5091186号“大润发”号注册商标专用权。

2014年,赣州大润发公司(甲方)与胡建兵(乙方)签订《大润发授权加盟特许协议》,约定:甲方同意乙方经营的商业店铺成为甲方的加盟连锁店;甲方为特许者(许可人),乙方为被特许者(被许可人);甲方特许乙方加盟甲方的连锁经营体系开展经营,使用甲方特许范围内的注册商标、店铺、字号、服务标识和经营技术等,乙方需支付甲方相应的特许加盟许可使用费;……本合同签署后,双方当事人将严格履行各自义务,必须按公司统一VI统一制作,如有侵权及法律责任公司一律承担,如果未按公司规定使用,公司不承担任何法律责任。该合同还对其他事项进行了约定。201513日,大润发余干店胡建兵(甲方)与赣州大润发公司(乙方)与签订《商场筹备合作协议书》,约定:甲方商场开业前期筹备工作交由乙方负责实施;乙方负责派遣2-3名具有商场筹备经验的专业人才进驻处理工作范围内事务或协助处理其他事务;甲乙双方合作期限从201531日起到201561日止等事项。2015626日,余干县大润发超市有限公司注册成立,法定代表人为胡建兵,注册资本20万元。2018118日,余干县大润发超市有限公司将企业名称变更为“余干县苏尔玛超市有限公司”。

2017)沪徐证经字第11396号《公证书》载明,康成公司委托代理人徐进于2017711日在公证人员监督下前往位于江西省上饶市余干县西街下关花园(菜市场旁)招牌显示为“大润发超市有限公司”的商场,对该商场外观及超市内的现状进行了拍照,并以普通消费者身份购买了标有“公牛”等字样的商品一样和标有“大润发”字样的购物袋一个,共花费48.00元,并现场取得购物小票、POS签购单各一张,所购买的商品以及封存后的证物袋交由徐进带回留存。照片显示:超市门头店招为左右排列的“大润发”“超市有限公司”“余干店”,其中突出放大使用了“大润发”字样;超市附近的广告指路牌上写有上下排列的“大润发超市”字样,并突出放大了“大润发”字样;超市大门两旁悬挂了众多外界祝贺“大润发超市二周年”等内容的条幅。照片还显示:该超市店内装潢、员工制服、购物袋、购物小票上均突出使用“大润发”字样。

原告康成公司向一审法院提出诉讼请求:1、判令被告停止侵犯第5091186号“大润发”注册商标专用权的行为,包括但不限于拆除含有“大润发”字样的门店招牌、户外招牌、海报等,停止在店内装潢、货架、货价卡、购物袋、员工制服等服务用品上使用“大润发”字样等;2、判令被告停止在名称中使用含有“大润发”的字号并变更其名称,新的名称中不得含有“大润发”字样;3、判令被告赔偿原告经济损失100万元(含维权合理开支及律师费);4、判令被告承担本案诉讼费用。

 

【裁判结果及理由】

 

上饶市中级人民法院经审理认为,本案的争议焦点为:一、苏尔玛公司在超市经营中使用“大润发”、“大润发超市”等文字是否侵害康成公司的商标专用权;二、苏尔玛公司注册并使用含有“大润发”字样的企业名称是否构成不正当竞争;三、如果苏尔玛公司构成商标侵权及不正当竞争,本案侵权责任主体如何确认,本案是否应当追加第三人;四、本案侵权人应当承担何种民事责任。对于争议焦点一,依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一、二项规定,苏尔玛公司均属侵犯注册商标专用权。依照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项的规定,苏尔玛公司属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成损害的行为。对于争议焦点二,苏尔玛公司作为同为超市经营的竞争者,理应知晓康成公司已经注册使用“大润发”商标。苏尔玛公司在其前身为“余干县大润发超市有限公司”的企业名称中使用与“大润发”商标相同的字号,主观上具有攀附“大润发”商标知名度的不正当竞争意图,故苏尔玛公司之前将“大润发”作为字号使用的行为构成对康成公司的不正当竞争。对于争议焦点三,苏尔玛公司在超市经营中使用“大润发”、“大润发超市”等文字,客观上已经侵害康成公司商标专用权,理应由苏尔玛公司依照《中华人民共和国商标法》等相关规定承担相应的侵权责任。因此,苏尔玛公司是否得到赣州大润发公司的授权许可,不是其拒绝承担本案侵权责任的合法理由。苏尔玛公司申请追加赣州大润发公司为本案第三人,违背了民商事诉讼“不告不理”原则,赣州大润发公司也不是本案必须共同诉讼的当事人。据此,对于苏尔玛公司提出的追加第三人的请求,法院不予准许。对于争议焦点四,苏尔玛公司实施了侵害涉案商标的商标侵权及不正当竞争行为,对相关公众造成了混淆和误导,违背了诚实信用和公平有序的商业道德准则,应当承担停止侵害、消除影响并赔偿损失的民事责任。本案中并无反映苏尔玛公司侵权行为获利的相关证据,故本案仍应适用法定赔偿。综合考虑涉案商标的知名度情况、涉案商标对于康成公司销售及获利的贡献情况、苏尔玛公司的主观过错、苏尔玛公司的侵权情节、苏尔玛公司的侵权后果等因素,本院确认苏尔玛公司的侵权赔偿金额(含原告维权的合理开支和律师代理费)为40万元整。

综上所述,康成公司诉讼请求中的合理部分,予以支持。上饶市中级人民法院作出(2018)赣11民初15号作出民事判决:一、余干县苏尔玛超市有限公司立即停止对康成投资(中国)有限公司享有的第5091186号“大润发”注册商标专用权的侵害,包括但不限于在余干县苏尔玛超市有限公司所经营的超市中拆除含有“大润发”字样的门店招牌、户外招牌、海报等,停止在店内装潢、货架、货价卡、购物袋、员工制服等服务用品上使用“大润发”字样;二、余干县苏尔玛超市有限公司于本案判决生效后十五日内赔偿康成投资(中国)有限公司包括合理费用在内的各项经济损失40万元;三、驳回康成投资(中国)有限公司的其他诉讼请求。一审宣判后,被告苏尔玛公司提出上诉,二审支持了被告苏尔玛公司构成侵权的判定。

 

【案件评析】

 

本案的关键在于苏尔玛公司在取得案外人授权的情况下是否还要承担相应的侵权责任。

一、赣州大润发公司授权为无权授权

20091228日,案外人上海大润发有限公司注册取得第5091186号“大润发”注册商标(以下简称涉案商标),核定服务项目为第35类,包括货物展出、商业橱窗布置、广告宣传版本的出版、广告空间出租、商业管理咨询、商业调查、进出口代理、推销(替他人)、组织商业或广告展览;自动售货机出租(截止)。注册有效期限自20091228日至20191227日。20131127日,康成公司受让取得涉案商标。2015年,原告康成公司因与赣州大润公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案向上海知识产权法院提起诉讼。上海知识产权法院一审作出(2015)沪知民初字第731号民事判决,该判决定赣州大润发投资有限公司实施了侵害“大润发”商标的商标侵权及不正当竞争行为,对相关公众造成了误导,因此判决赣州大润发投资有限公司停止侵害、消除影响并赔偿损失300万元。赣州大润发投资有限公司不服该一审判决,向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院二审于20161226日作出(2016)沪民终409号民事判决,驳回上诉,维持原判。“大润发”的商标持有人应为康成公司,而赣州大润发公司在未经“大润发”涉案商标权利人许可的情况下擅自以特许者、许可人身份授权许可苏尔玛公司使用“大润发”涉案注册商标,并允许苏尔玛公司将“大润发”作为其店铺字号、服务标识使用,其本身擅自授权许可使用涉案商标的行为已经构成侵权。根据《中华人民共和国商标法》第四十三条第一款“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。” 苏尔玛公司亦为无权使用“大润发”商标权人。

二、苏尔玛公司仍应承担相应的民事责任

涉案商标经过原告康成公司多年使用,具有较高的知名度,为公众所知悉。虽然赣州大润发公司已被判决停止侵害、消除影响并赔偿损失300万元。但苏尔玛公司作为超市同行业竞争者,理应对赣州大润发公司是否具有授权许可加盟的合法资格尽到审慎注意的义务。其应当知晓有关授权许可流程和商标权利人。苏尔玛公司在其超市店招、广告指路牌、内部装潢、购物袋、购物小票等处突出使用“大润发”、“大润发超市”字样,容易使相关公众产生误认。尤其是苏尔玛公司在店招中放大和突出使用“大润发”字样,进一步加深了消费者混淆误认的程度。因此,苏尔玛公司在超市经营中使用“大润发”、“大润发超市”的行为侵害了康成公司的涉案商标专用权。苏尔玛公司在其前身为“余干县大润发超市有限公司”的企业名称中使用与“大润发”商标相同的字号,主观上具有攀附“大润发”商标知名度的不正当竞争意图。而基于“大润发”的高知名度,被告企业名称即使使用规范,仍足以使相关公众产生使用“大润发”字号的企业与康成公司之间存在关联关系的混淆和误认,故苏尔玛公司之前将“大润发”作为字号使用的行为构成对康成公司的不正当竞争。故苏尔玛公司实施了侵害涉案商标的商标侵权及不正当竞争行为,对相关公众造成了混淆和误导,违背了诚实信用和公平有序的商业道德准则,应当承担停止侵害、消除影响并赔偿损失的民事责任。

来源:上饶法院网
责任编辑:严子沁